Il Tribunale di Milano ha vietato ad una società attiva nel settore della grande distribuzione di prodotti cosmetici e parafarmaceutici di utilizzare il proprio marchio comunitario anche se depositato prima di quello, identico, del concorrente. A dire del Tribunale, infatti, la registrazione anteriore era stata richiesta in malafede, essendo la società a conoscenza della imminente registrazione dello stesso marchio da parte di un suo diretto concorrente.
La vicenda processuale trae origine da un ricorso cautelare depositato dalla società F. avanti il Tribunale di Milano per ottenere il sequestro e l’inibitoria nei confronti della società concorrente M. che, a dire della ricorrente, stava producendo e commercializzando presso la grande distribuzione prodotti con il marchio identico a quello da essa già registrato in sede comunitaria .
M. si costituiva in giudizio affermando di avere utilizzato il marchio in epoca anteriore alla richiesta di registrazione comunitaria di F. e chiedendo in via riconvenzionale che fosse F. a venire inibita all’uso del marchio oggetto di contestazione, a suo dire depositato in malafede. Invero, a dire di M., la ricorrente era riuscita a registrare con una settimana di anticipo un marchio identico al suo solo perchè era venuta a conoscenza di una e-mail contenente il nuovo marchio spedita per errore a F. anziché a M. da un fornitore comune.
L’ordinamento italiano (in particolare l’art. 19 CPI) prescrive che non può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi abbia fatto la domanda in malafede e che se al momento del deposito del marchio il richiedente ha agito in malafede, il marchio nullo. Analoga disposizione è contenuta nel Regolamento CE 207/2009 sul Marchio Comunitario
Per la dottrina, la malafede ricorre nel caso di chi essendo a conoscenza del fatto che un concorrente sta per registrare un certo marchio e ha già predisposto gli strumenti per apporlo al prodotto e la pubblicità per lanciarlo, si affretti a registrare il marchio medesimo a proprio nome. La giurisprudenza ha affermato che il deposito in mala fede concerne tutte le ipotesi cui qualcuno possa vantare una legittima aspettativa di tutela di cui il registrante sia consapevole al momento del deposito.
Conformemente a tali principi, la Sezione Specializzata del Tribunale di Milano ha respinto il ricorso di F. e accolto la domanda cautelare riconvenzionale di inibitoria di M., assistita dall’avv. Marella Naj-Oleari.
A dire del Tribunale, infatti, diversi elementi dimostravano l’esistenza della malafede nel deposito di F.: il processo creativo e le fasi di realizzazione del marchio, durate alcuni mesi; l’effettiva ricezione da parte di F. della e-mail contenente il nuovo marchio di M. speditale per errore dal fornitore comune a M. proprio il giorno prima il deposito comunitario effettuato da F.; l’effettiva commercializzazione di prodotti contraddistinti dal marchio da parte di M. presso gli operatori della grande distribuzione in epoca antecedente al deposito del marchio da parte di F.; la registrazione da parte di F. di altri due marchi corrispondenti alla denominazione sociale e al domain name della resistente.
